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  • last updated : 16 November, 2022

無効検索・無効化検索とは

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特許無効検索は、新規性、自明性、および/または進歩性に基づいて特許のクレーム(主題特許とも呼ばれる)を無効にするために、付与された特許に対して行われる先行技術検索です。

無効検索または異議申し立て検索とも呼ばれます。これらの検索は、対象特許のクレームと一致し、審査中に審査官によって見落とされることが多い関連特許および非特許文献を識別するために行われる。

これらの先行技術は、対象特許の最も早い出願日より前に公開または一般に公開された場合に有利である。これは、さまざまな管轄区域によって無効と宣言されたさまざまな法律に準拠しています。

特許無効検索の種類

妥当性検索または妥当性検査は、請求の範囲の妥当性を判別するために実行される検索です。妥当性検索と無効性検索を実行する手順は似ています。唯一の違いは、誰が検索の実行に興味を持っているかです。

詳しく説明すると、訴訟が提起された事業体(被告)に対して無効検索が行われます。被告は、訴訟が提起される問題の特許を殺すことによって訴訟を戦おうとします。

一方、有効性検索は、特許譲受人自身によって実行され、ポートフォリオが強力であるかどうか、または特許が訴訟を起こしても将来無効にならないほど有効である可能性がどの程度あるかを判断します。

これらの検索は、次の状況で実行されます。

  • 侵害救済

特許所有者(原告、訴訟を提起した人)が、保護された(特許取得済みの)発明の不正/違法な使用について裁判所で競合他社(被告)を訴えた場合、被告は無効調査に訴えてクレームを無効にします。特許付与が無効と宣言された場合、侵害訴訟はありません。その結果、侵害請求に対する防御として使用されます。

  • 侵害訴訟を起こす前に

特許権者は、侵害の疑いのある者を訴える前に、クレームの有効性を保証するために有効性調査を要求することができます。検索中に満足のいく先行技術が見つからなかった場合、対象特許のクレームは新規で、自明ではなく、独創的であるとみなされます。これは、潜在的な侵害者に対して訴訟を起こすことができることを特許権者に保証すると言われています。

  • ライセンス中

本発明のライセンス供与に関心のある潜在的なライセンサーに代わって妥当性検索を実行することもできる。クレームされた発明を明らかにする製品を製造または販売するには、利害関係者(ライセンサー)は特許権者からのライセンスを必要とします。その結果、ライセンスプロセスに多額の費用と時間を投資する前に、潜在的なライセンサーは有効性検索を要求します。これにより、ライセンサーは、ライセンス供与を予定している譲受人の特許/特許のポートフォリオの強さを評価することができます。

  • 合併および買収

会社1が会社2の知的財産ポートフォリオを取得するために会社2を買収することに関心がある場合、会社1は特許ポートフォリオの評価と特許ポートフォリオの有効性検索を要求して、会社2の特許の価値を判断します。有効なクレームを持つ特許は、特許の価値を高めます。

さらに、特許ポートフォリオは、引用文献の数、最大の発明ファミリー、独立および従属クレームの数、訴訟、再割り当てなどのパラメータに基づいてランク付けすることができます。特許のランクが高いほど、強度の面での価値は高くなります。

検索範囲

特許の有効性/無効性検索は、主題特許のクレームに対して常に行われ、主題および説明に記載されている様々な実施形態にはほとんど重点が置かれていない。しかし、クレームは主題に照らして解釈されます。

クライアントは、侵害の争いに基づいて決定されたさまざまな請求に対して無効検索を実行することができます。この情報は、訴訟で提出された苦情書から入手できます。苦情の手紙は、RPX、USPTOなど、さまざまなソースから入手できます。

無効検索戦略

無効検索は、特許発明に精通したチームの割り当てと検索締切日の設定から始まります。一般に、検索締切日は特許の最も早い優先日(最も早い出願日とも呼ばれます)です。

クレームされた発明を開示する、または発明のアイデアを当業者に提供する任意の特許または非特許文献は、問題の特許を無効にするために使用することができる。先行技術は、有効な先行技術とみなされ、請求の無効性を証明するために法廷で使用するために、この日付より前に公開、使用、既知、または販売されなければなりません。

先行技術を識別するためのさまざまな検索基準があります。検索文字列のコレクションがコンパイルされ、多数のデータベースに適用されます。検索文字列は、さまざまな技術的および非技術的なキーワードと関連する類義語、IPC、CPC、ECLA、FI/F-用語などの国際的な分類、および最もアクティブなドメインプレーヤーやその他の戦略を使用して作成されます。

ファーストパス検索戦略として、引用分析、他の管轄区域での類似検索または家族分析、およびそれらの訴追履歴分析などのさまざまな検索を実行できます。

引用分析は、特許セットAまたはBを調べ、Aは主題特許の後方引用の前方引用を表し、Bは主題特許の前方引用の後方引用を表す。これらの引用 A、B は、検索結果の数、検索時間などに応じて、ORまたは AND にすることができます。この場合、AとBは単なる説明であり、同じ意味で使用することができることに留意されたい。

他の法域における家族分析およびその訴追履歴分析は、対象特許の逆引用およびその家族に加えて、対象特許の家族メンバーの後方引用の逆引用を含むデータセットである。これはばかげているように見えますが、それは完全に理にかなっています。

これは、場合によっては、対象特許の家族が、対象特許自体よりも1つ以上の一意の後方引用を有する可能性があるためである。したがって、主題特許の表面に引用されていないこれらの逆引用は、したがって、主題特許を無効にするために使用することができる。そのため、このデータ・セットを調査することが賢明です。

同様の検索は、単に対象特許と同じ技術領域にある特許の集まりです。その結果、それらは役に立つかもしれません。

特許検索に加えて、非特許検索はGoogle、IEEE Xplore、Science Directなどのデータベースで実施する必要があります。非特許文献の先行技術は、常に検索期限前に公開または一般に公開されなければなりません。

それとは別に、IETF、ITSE、3GPPなどのさまざまな標準データベースに対して標準ベースの検索を実行できます。

検索データベース

有料と無料の両方のさまざまなデータベースがあり、検索文字列を形成して適用して検索を実行できます。XLSCOUTのAIおよびNLPベースの検索ツールを使用すると、特許番号を入力するだけで特許をすばやく無効にすることができます。

自動無効化は、分類、引用、譲受人などのインテリジェントな特許パラメータを自然言語処理モデルとマージして、コンテキストおよびエキスパートパラメータに基づいて結果を明らかにする迅速な特許無効検索を生成します。

特許無効検索を実行するには?

チーム/研究チームの割り当て

あなたの会社/組織が無効検索の検索要求を受け取ったとき、最初のステップは無効になる特許のドメインとクライアントのすべての指示を調査することです。

次に、ドメインと、コミットされた提出日、予算、検索に割り当てられた時間/日などの他の要因に基づいて、マネージャーからリサーチアナリストまでの階層を持つ専門家チームが割り当てられます。

特許を理解する

アナリストの仕事は、特許とその主張を理解することです。クライアントのニーズに応じて、検索するクレームは異なる場合があります。それは、最も一般的な独立請求、すべての独立請求、すべての主張された主張(現在進行中の訴訟事件で主張された主張とそれを含む苦情書をRPXの洞察から抽出することができます)、または従属請求のみなどです。

タイトル、要約、要約、および主張を読むことは、理解プロセスの一部です。次に、説明に進み、クレームの難しい部分や狭い部分を理解します。すべての草案、審査官による拒絶に対する申請者による議論、手当の通知などを含むファイル履歴/ファイルラッパーは、請求の新規性を理解するために使用されます。

米国/WO特許/出願の場合、ファイル履歴と審査履歴はUSPTOパブリックペアまたはエスパスネットから入手できます。その後、マネージャー/チームヘッドおよびクライアントとのミーティングで理解について話し合い、全員が理解と要件に関して同じ認識を持っていることを確認します。

クライアントは、必需品や、検索中に優先順位を付ける必要がある特定のポイントを伝えることもできます。クライアントは、対象特許に関する内部予備調査を実施した可能性があり、その結果、いくつかのクレーム要素が発見された可能性があります。

クライアントは、検索者が以前に知られていた引用を検索範囲から除外し、以前に知られていた技術に開示されていない制限に検索を集中させることができるように、それらを共有することもできます。さらに、クライアントは、ドメイン内で非常にアクティブであり、検索者にそれらについて通知できる一部の当事者、譲受人、またはプレーヤーを認識している可能性があり、そのような譲受人に特に注意を集中させることができます。

検索の検索カットオフ日付/日付の決定

ほとんどの場合、検索締切日は、対象特許の最も早い出願日または最も早い優先日です。対象特許が他の特許出願のCIP(継続部分)である場合、例外があるかもしれません。

この場合、アナリストは、ターゲット請求の一部/テキストがCIPに最近追加された説明に対応するかどうかを判断します。請求の一部がこの新しく追加された説明の範囲内にある場合、請求のその部分の検索締切日は CIP 出願日であり、請求の残りの部分の検索締切日は最も早い優先日になります。

さらに、ターゲット請求全体が新しく追加された説明の範囲内にある場合、請求全体の検索締切日はCIPの提出日になります。

無効化における先行芸術を構成するものは何ですか?

検索を開始する前に、アナリストは、どの特許および非特許の引用が先行技術と見なすことができるか、および米国の主題または対象特許について、どの米国特許法が適用されるかを理解する必要があります。

米国特許法によると、検索締切日が 2013 年 3 月 16 日より前の場合は AIA 以前の法律が適用され、検索の締切日が 2013 年 3 月 16 日以降の場合は AIA 後 (AIA) 法が適用されます。

米国特許法の要件を満たすすべての引用は、先行技術と見なすことができます。特許、特許出願、および非特許の引用は、引用の例です。非特許文献の引用には、研究論文、論文、標準、ホワイトペーパー、会話、電子メール、ニュースレター、記事、製品、ビデオ、ブログ投稿、およびその他のインターネット出版物などが含まれます。

特許を無効にするには?

特許を無効にすることは、そのクレームまたは対象特許の独立したクレームを無効にすることを意味します。分析者は、請求項の特徴の全てをカバーする単一の関連する先行技術、または少なくとも2つの先行技術の組み合わせのいずれかを見出す。

さらに、特許の単一の独立したクレームが無効になった場合、特許のクレームのみが無効になり、特許全体ではなく、特許の他のすべてのクレームが引き続き有効であることを意味します。特許全体を無効にするには、特許のすべてのクレームを無効にする必要があります。先行技術には、特許だけでなく、製品または販売の証拠を含むことができる非特許文献も含まれる。

さらに、発明者の主題は、先行技術として役立つことができる。米国の発明者/出願人は、特許出願を提出するために発明を公に開示した後、1年間の猶予期間があります。

この場合、文書が特許出願の出願日から1年以内に公開された場合、それらは先行技術とは見なされません。しかし、出願日/優先日の1年前から同一の発明者によるこの文書または他の文書が存在する場合は、先行技術と考えることができる。

さらに、対象特許発明者から少なくとも1人の別個の発明者がいる文書または特許に出くわした場合、この猶予期間の法律が適用されないため、その文書は1年前に公開する必要はありません。たとえ文書が検索締切日より前にのみ提出されたとしても、それは先行技術として役立つことができる。

注:特許を無効にするために一緒に使用するには、引用文献が検索締切日より前に公開されている必要があります。

先行技術を検索するには?

まず、アナリストは、対象特許とその家族の表面に引用された引用(特許および非特許)のリストを含む除外リストを生成することができます。これらの引用は、通常、検索の範囲から除外されますが、クライアントのニーズに基づいて例外を設けることができます。

これには、審査中に審査官が引用した引用のリストが含まれ、ファイル履歴でも議論されており、これらの特許を使用することで、技術に関する貴重な洞察と、検索範囲から除外すべき引用の種類を得ることができます。

ファイル履歴の引数は、申請者が防御しようとした新しい主要な機能とポイントを理解するためにも使用できます。ファイル履歴には、審査官の検索戦略も含まれているため、アナリストは検索文字列や戦略を構築するためのアイデアや、貴重なキーワードを得ることができます。

その後、GoogleまたはGoogle Patentsで無料の自動検索から始めることができます。 さらに、無効にする特許番号を入力することができ、自動的に特許のバケットを生成する無効化ツールを含むXSCOUT AIベースのツールを使用できます。

他の管轄区域の家族分析と訴追履歴分析:この検索では、対象特許の家族メンバーの後方引用を含むバケットが抽出され、除外リスト上の特許が以前のバケットから削除されます。残りの特許のリストを分析して、関連する先行技術を見つけることができます。

次に、次のような基本的な検索を実行できます。

引用分析

これは、主題特許の前方引用の後方引用および対象特許の前方引用の前方引用を抽出することによって生成される特許のバケツである。このバケットは、検索の締め切り日と、いくつかのクラスまたは検索キーワードを添付することによって削減されます。引用分析は、任意のデータベースで実行できます。

これらのインテリジェントな検索方法は、関連する先行技術をすばやく見つけるのに役立ち、アナリスト/研究者に、検索をさらに進めるのに役立つより深い洞察、キーワード、同義語、および/またはクラスを提供します。さらに、特定の引用は、クライアントに既に知られている場合があります。これにより、検索者はドメイン、見つかるクレームの欠落している要因、重要な譲受人とクラスなどに関する深い知識を得ることができます。

検索の次のステップでは、アナリストはキーワードとクラスベースの戦略/文字列を使用できます。これらの戦略は、以下を含むさまざまな有料および無料のデータベースを使用して開発できます Orbit, XLSCOUT, Derwent, Patsnap, Google patents, Lens.org, Google, IEEE, IETF standards, ETSI, 3GPP standards, Espacenet, J-PlatPat, その他これらの戦略は、すべての可能なメソッド、キーワード、文字列、およびクラスを使用して、狭いものから広いものへと拡張することによって、請求の範囲をカバーします。 

その後、上記の検索プロセスから抽出された引用/特許/非特許のアナリストのバケットは、次の方法で利用することができます。

  • バケット内の上位の担当者と発明者を抽出し、具体的に検索することができます。
  • 顔のトップ特許/非特許文献の引用/参考文献の分析
  • これらの特許から、クラスを抽出し、検索戦略で使用することができます
  • また、自動検索戦略を、最も関連性の高い/密接に関連する特許参照/引用に適用することもできます。

これらの検索手順は、クライアントの要件、プロジェクト予算、または対象特許ドメインなどのさまざまな要因に応じて変更され続けます。たとえば、基本的な検索が組み込まれ、通信/ワイヤレス業界の特許において重要な役割を果たします。次に、これらの検索には、米国だけでなく世界中のデータベースが含まれます。

先行芸術の分析とマッピング

候補に挙げられた引用のバケットを、利用可能または識別に最も近いものに絞り込むことが重要です。引用は各クレーム機能に関して評価され、クレーム機能のほとんどを持つ引用は、ドメイン内の他のものよりも上のバケットから選択されます。

アナリストの次のステップは、関連するテキストを抽出し、クライアントの要件に従って特定の形式で提供することで、最も近い引用の徹底的/深い分析を提供します。これは、次の 2 つの方法のいずれかで実行できます。

サマリー型マッピング

このタイプのマッピングでは、関連する特許からの関連する抜粋が提供されます。関連する抜粋は、クレーム要件に従って特定の色で強調表示することもできます(たとえば、関連するテキストは赤の太字で、残りのテキストは黒です)。

これには、マップされた引用に存在するものと存在しないものの簡単な要約を提供するために、素人の言語で書かれた検索者のコメントも含まれます。これはまた、アナリストがクレームに従って必要とされたもので機器、キーワードなどを推測したかどうかを判断する際にクライアントを支援することもできます。

請求チャートマッピング

要求は、この形式の主要な要素に分割され、要求の各主要な機能または主要な要素に関連するテキストが提供されます。特定のフィーチャに関連付けられているテキストは別の色で強調表示され、これはすべてのフィーチャに当てはまります。さらに、すべての主要な機能に対して検索者のコメントが提供されるため、クライアントはクレームの各主要機能を個別に完全に理解できます。さらに、この形式は、複数の参照を使用して要求を無効にする場合に便利です。

たとえば、2つの参照の組み合わせを使用すると、欠落している要素/特徴を最初の参照のマッピングから簡単に識別でき、それらの欠落している部分をカバーする2番目の参照を最初の参照に隣接してマッピングできるため、クライアントに明確で高レベルの評価を提供できます。

検索/プロジェクトの期間が制限されていて、クライアントに提示される参照の量が上位にある場合は、集計タイプの形式が適しています。請求グラフ形式は、特定の参照を詳細に理解できますが、概要タイプのレポートよりも完了に時間がかかります。

レポート生成

最も正確な引用をマッピングした後、それらはレポートに含まれます。レポートは、ワード、エクセル、または ppt 形式にすることができます。この報告書には、最も特定された引用だけでなく、可能な限り最も近い引用、または発明に広く関連する他の同定された引用も含まれます。

これらの広く関連する引用は、書誌情報とともにリストすることができます。レポートには、マップされた参照からどのフィーチャがカバーされているか、カバーされていないか、またはアナリストによって推論されたかを示す主要なフィーチャ分析テーブルも含まれている場合があり、クライアントはマップされた参照の迅速な分析を実行できます。

  • 中間報告:ほとんどの場合、プロジェクト全体を通して定期的に報告され、その後に最終報告書が続く中間報告書をクライアントに送信することを好みます。これにより、検索のさまざまな段階/間隔で識別された内容と検索の進行状況がクライアントに通知されます。中間報告書に基づいて、クライアントはアナリストが期待と要件の方向に検索を操縦するのを支援することができます。
  • 品質管理:レポートは、プロジェクトリーダー、プロジェクトマネージャーなど、さまざまなレベルでさらに品質チェックされ、最高品質のレポートのみがクライアントに転送されるようにします。レポートの品質には、書式設定だけでなく、認識およびマップされた参照の高レベルの議論も含まれます。

クライアント通信

また、検索中または当社の支援が必要なときにいつでも、クライアントのニーズと期待に応えるために、クライアントとの定期的な電話または電子メールの会話を奨励します。私たちは通常、クライアントとのプロジェクト開始/紹介電話/電子メールから始めて、検索の期待/要件と基準について学びます。

さらに、レポートの議論はコミュニケーションの一部です。たとえば、中間報告は、定期的に、またはクライアントが要求するたびにクライアントと話し合われ、入力に基づいてそれに応じて検索を指揮します。これにより、検索が順調に進み、検索の一部が見落とされることがなくなります。

無効検索のコスト

無効検索は、無効検索または先行技術検索とも呼ばれ、特許を無効化、殺戮、または無効化するための特許(一般に「対象特許」と呼ばれる)に対する検索です。

無効検索は、独立した検索者または研究者(フリーランサー)によって実施することも、組織によって実行することもできます。特許を無効にするコストは、多くの要因によって決定されます。

誰が検索を実行していますか?

これは、無効検索の最初のコスト決定要因です。

組織と比較すると、フリーランサーを使用するコストは低くなります。ただし、検索の品質と標準、および検索の深さは間違いなく影響を受けます。

これは、組織がさまざまな技術分野で幅広い専門知識を持つ専門家チームを持っているため、無効にされる発明をよりよく理解し、個人よりも優れた検索を行うことができるためです。さらに、XLSCOUTなどの組織は、通常、特定のケースに人またはチームのグループを割り当てたり割り当てたりします。

チームには、さまざまなレベルの経験を持つ検索者と、検索品質と特定された参照を監督するチームリーダーが含まれ、見落とされるものがないようにします。また、検索品質、レポート品質、クライアントとのやり取りを改善し、石が放置されないようにするために、さらに多くの人々が取り組む予定です。

個人が無効検索に請求できるのはわずか 1,000 ドルですが、組織は通常 2,500 ドルからです。これは検索コストの出発点であり、他のさまざまな要因によってはさらに上昇する可能性があります。また、これは標準値でも固定値でもなく、人や組織によって異なる場合があることに注意してください。

検索の複雑さまたは範囲

検索のコストを計算する際の第2の決定要因となる主題特許発明の複雑な性質は、無効検索のコストにも影響します。ドメイン内で単純で、検索する要素が少ない簡単な発明、またはシンプルで、より小さくて単純なクレームを持つ発明、および検索するクレームの数が少ない発明は、より低い予算で完了することができます。

一方、困難な領域に属したり、無効にしなければならない多数のクレーム要素を持つ複雑な発明は、多額の予算を必要とします。これは、複雑な発明では、検索文字列を理解し、開発し、それらの検索文字列の結果を分析するのにより多くの時間を必要とするという事実によるものです。

さらに、発明が複雑であるか、または検索されるべき多数の請求項要素を有する場合、すべての可能な先行技術をカバーするために、すべての要素をカバーする異なるより大きな検索文字列が適用され、分析されなければならない。

この第2の要因の結果として、特許無効検索は$ 2500から始まり、発明の複雑さに応じて範囲が及ぶ可能性があります。

クライアントの予算、ニーズ、期待

クライアントの予算、タイムライン、要件、および期待は、無効検索の予算を決定する際の 3 番目の主要な決定要因です。クライアントにはさまざまな予算と要件があり、さまざまな要因によってさらに影響を受けます。したがって、無効化検索のコストは、予算と要件に基づいて決定されます。

ケースの複雑さに基づいて、クライアントは予算を選択するか、予算が与えられます。複数の法的手続きの対象となっている特許を無効にすることは困難です。さらに、特許付与前に特許庁で特許を審査する際に、審査官及び発明者自身が開示する議論の範囲及び先行技術が先行技術の発見範囲を決定する。

既知の先行技術が少ない特許は、検索者にカバーするより広い領域、または特許に対して使用される可能性のある多数の引用を除外して提供します。しかし、特許に多くの後方引用があり、審査官がさまざまな先行技術も特定している場合、検索者は検索の範囲から除外する多数の先行技術を有し、特許が無効になることがより困難になります。

非特許および標準ベースの検索

さらに、無効化検索を行う一方で、各種データベースに対する特許検索に加えて非特許文献検索が行われるため、無効化検索のコストが増大する。非特許文献検索は、Google、IEEE、Science Direct、Springerなどのデータベースでも実行できます。

非特許無効検索はまた、標準ベースの検索を含み得、そこでは、検索は、本発明の範囲に基づいて様々なIETF、ITSE、および3GPP標準に対して行われる。この非特許検索の費用はわずか1,500ドルです。標準検索は $1,500 から開始することもできます。

ネイティブ検索

無効化検索は異なる言語で行うこともできるため、検索文字列と検索ヒットをさまざまな国のデータベースと言語で分析できます。これは、いくつかの発明が特定の国でよりよくカバー、探索、研究、または提出されているという事実によるものです。たとえば、中国では、発明は米国よりも多くの文献を持っているかもしれません。

そのような場合、問題の特許を無効にするために働く可能性のある先行技術を見逃さないようにするために、中国語の母国語検索を行うことが賢明です。同様に、ネイティブの韓国語と日本語の検索も可能です。

XLSCOUTには、さまざまな母国語に堪能で、さまざまなデータベースでネイティブ検索を実行できるさまざまな国の専門家がいます。これは、特定の検索の予算を決定する際に考慮すべき追加のコスト要因になります。ネイティブ検索は$ 1,500から始まるかもしれません。

私達は私達の顧客に最高の品質と主題を提供することによって私達の費用を正当化します。各国に様々な分野・技術の専門家が在籍し、お客様のニーズや期待にお応えします。また、非特許文献に関する幅広い知識と専門知識を有する様々な研究論文の専門家が在籍しており、高度な検索を行うことができます。

検索レポートの形式

無効化検索の予算またはコストは、クライアントが選択した検索レポート形式によっても決定されます。検索結果を表示するために、さまざまな検索レポート形式 (以下で詳しく説明します) が使用されます。例えば、検索者のコメントと共に要約された形態の識別された引用を含む単語レポートファイルを提供することができる。

問題の主題特許に対する検索結果の徹底的な分析を含む単語レポートファイル、識別された結果に関してマッピングされた各重要な側面および検索者のコメントを含む単語レポートファイルも提供することができる。

別のケースでは、同じ情報をExcelスプレッドシートで提供することができ、そこでは、識別された各特許が、対象特許クレーム(複数可)の各重要な側面に対して要約またはマッピングされる。また、識別された引用文献の強調表示されたPDF引用を、関連するテキストを強調表示して提供して、レポート作成の時間を節約し、検索により多くの時間を費やすこともできます。

また、特定された関連する引用文献を、書誌情報とともに表形式で提供します。したがって、予算、クライアントの期待、および要件に基づいてさまざまな検索レポート形式が選択されていると言えます。

一般に、レポートの作成にかかる時間が短いほど、レポートの準備にかかる時間が短くなり、必要な予算が低くなります。また、レポートが詳細であればあるほど、作成にかかる時間が長くなり、必要な予算も高くなります。検索予算に加えて、請求チャート化されたレポートには最低 $200 の予算が必要です。

無効検索は誰が行いますか?

民間企業は、無効検索を行うために専門家を雇います。これらの企業(XLSCOUTなど)は登録されており、IP業界に関する幅広い知識を持つ専門家がいます。秘密保持契約(NDA)は、IP/特許研究者/アナリストとして知られる雇われた専門家によって検索が行われる前に、すべての検索に対して署名されています。

お客様には、無効化検索やその他のIP検索の実行に関して、いくつかの選択肢があります。たとえば、検索は個人または組織によって実行できます。特定の技術やIP分野で限られた専門知識しか提供できない個人とは異なり、組織には、さまざまな技術分野における広範なIP経験と専門知識を持つ多様な労働力がいます。

特許無効調査はいつ行う必要がありますか?

これは、特許クレームの有効性または真正性を判断するため、または以前に発行された特許から特許クレームを無効にするために使用される先行技術検索です。これは、対象特許技術を明らかにする先行技術の日付制限付き検索です。

この検索は、主題発明全体ではなく言語制約の請求項を開示する先行技術を発見するために行われる。この調査は、すでに付与されている特許請求に対する異議申立てを提供します。この調査は、関連する特許の利益の主張を無効にすることによって、特許侵害事件に関与する団体を保護します。

発行された特許が以下の基準の下で有効であるかどうかを判断するために行われます。

  1. ノベルティー
  2. 非自明性、および
  3. 有用性

検索の条件/理由

無効検索を行う際には、以下の理由に従う必要があります。

  1. 対象特許の優先日より前に、特許技術、プロセス、製品、またはサービスの事前の公開データまたは使用、または公開または販売の存在(優先日が、USPTO、EPO、WIPO、IPO Indiaなどの特許庁における特許の最も早い出願日である場合)。
  2. 対象特許の審査または審査中に審査官が行った異議/却下(例えば、米国:35 U.S. Code 101、102、103 Reject s)。

検索手順/SOP

以下に概説する手順または手順は、無効検索を実行するために使用されます。

  1. 対象特許の理解:これには、特許の開示された主題発明/技術の徹底的な技術的理解が含まれます。
  2. 関心のあるクレームの制限/要素の理解:これには、対象特許の説明における開示に関連するクレーム言語の理解が含まれます。
  3. 訴追履歴/ファイルラッパー分析:これには、対象発明の訴追中に引用された非最終拒絶、手当の通知、および引用の分析が含まれます。
  4. 既存の特許および非特許文献の引用の分析:これには、対象特許の面に引用された引用(特許および非特許の両方)(後方引用)の分析および理解が含まれる。
  5. 検索データベース(有料およびオープンの両方)における特許および非特許の引用の検索クエリの実施:これには、Questel Orbit/Thompson Innovation、Lexis Nexis(Total Patents)、Google Patents、Google Scholar、IEEE Xploreなどのデータベースで先行技術(特許および非特許の両方)を検索することが含まれます。

検索の要件/必要性

この検索は、特許/特許期間の存続期間中に特許が新規であるか自明でないかを判断するために必要です。この検索の必要性は、審査官が時間の制約、アプリケーションのバックログ、非可用性などの非特定の理由により、潜在的な先行技術のいくつかを見逃す可能性があるという事実から生じます。

エンティティまたは個人が無効の検索を実行する理由は次のとおりです。

  • 特許侵害から保護する利点

このシナリオでは、特許侵害事件から身を守るために、エンティティによって検索が実行されます。被告としても知られる実体は、請求の範囲の制限を明らかにする先行技術を検索しようとします。事業体は、関連する侵害の主張を無効にし、特許侵害訴訟における金銭的損失から身を守る先行技術(特許と非特許の両方)を求めています。

A社が、A社から通知またはライセンス供与することなく、特許取得済みの技術を使用したとして、B社に対して侵害訴訟を起こしたとします。

この場合、会社「B」は、会社「A」が提起した侵害訴訟に対して自分自身を守るために、特許の有効性/無効性の調査を行います。会社「B」は、侵害訴訟に起因する可能性のある損失から身を守るために、会社「A」の特許技術の侵害の主張を無効にしようとします。

  • ライセンス機会の利益のための特許強度分析

このシナリオでは、エンティティは、その商業的利益を評価するためにその強さと価値を分析するために、執行された対象特許のクレームを検証するための検索を実行します。特許が新規性および明白でない特許基準に対して有効である場合、これにより、事業体は実施された特許をライセンス上の利益のために収益化することができます。

たとえば、最初の会社が関心を持っている特許技術を持つ2番目の会社を買収または合併することによって、製品またはサービスのポートフォリオを拡大したい会社を考えてみましょう。

この場合、最初の会社は、それが興味を持っている2番目の会社の特許の有効性を決定するために特許無効検索を実行します。会社「A」は、新規性および非自明性の基準に基づいて、会社「B」の特許請求の範囲を検証しようとします。

特許クレームが新規性と非自明性の点で本物である場合、会社「A」は会社「B」とのライセンス機会に投資することができます。

なぜ無効検索なのか?

無効化検索は、以下で説明するように、さまざまな状況で役立ちます。

  1. 訴訟:製品が訴訟または訴訟の対象である場合、これは、原告が原告が所有する特許に基づいて自分の製品に対して訴訟を提起した場合、その特許を無効にしようとすることができ、その特許が無効になった場合、訴訟は無効になることを意味します。これにより、数百万ドルを節約できます。
  2. 請願書:IPR(当事者間審査)およびPGR(付与後審査)請願書は、特許またはその主張を無効にするために、PTAB(特許審判控訴委員会)の前に付与された特許に対して提出することができます。これらの裁判は、先行技術の提出を含む様々な理由で提起される。出願人は、これらの試験に提出するためのこの先行技術を見つけるために、試験が提出される特許の無効調査を行うことができます。これらを提出する主な理由は、例えば、ある人が技術分野で働いていて、直接の競争相手企業が同様の発明分野で特許を付与された場合、技術分野で強いホールドを得るために、彼らはIPRまたはPGRを提出することによって特許を無効にしようとします。また、特許の主張を侵害する製品を発売したい場合は、IPRまたはPGRを提出することができます。
  3. 検証:企業または譲受人が自社のポートフォリオを強化したい場合は、特許の価値を知る必要があります。したがって、彼らは自分の特許を検証しようとし、特許は妥当性検索とも呼ばれる検証検索プロセスを経ます。第二に、企業が他社の知的財産を取得したい場合、特許が検証されます。

特許無効検索レポート

特許無効検索レポートは、特許無効検索レポートまたは先行技術検索レポートとも呼ばれ、無効検索中に発見されたさまざまな参考文献の分析であり、特許を無効にするために使用できます。

無効化検索とは何ですか?

特定の譲受人又は会社(原告)が、商業的に使用されている製品又はサービスの形で第2の会社によって侵害され、かつ、その会社から利益を得ていると考える特許又は数組の特許を有する場合、当該会社、発明者又は譲受人(原告)は、使用している他の会社(被告)に対して訴訟を提起し、 商業化し、特許取得済みの発明から利益を得る。

被告には現在、2つの選択肢があります:原告(特許が侵害されている)にロイヤリティを支払うことによって事件を解決する。または原告と戦い、その製品が特許発明と類似していないことを証明します。

別の状況では、問題の特許が無効であるか、そもそも存在すべきではなかった場合、原告の訴訟全体が却下される可能性があります。はい、あなたはそれを正しく読んでいます。先行技術が特許の出願日より前に存在する場合、それは無効化、殺戮、無効化、または無効化することができる。

したがって、被告が侵害された特許を無効または無効にすることができることを証明した場合、たとえ彼らの製品が類似していても、原告にロイヤリティを支払う必要はありません。

その結果、被告は、特許を無効にするために使用できる先行技術を特定するために、XLSCOUTなどの専門家個人または組織によって研究された問題の特許を有する。

無効化検索はどのように実行されますか?

したがって、XLSCOUTのような組織は、クライアントが無効になる対象特許を提供するケースを受け取った場合、有望な芸術のためにさまざまなデータベースを検索するチームを割り当てます。

検索にはいくつかの手順が含まれますが、この記事の他の部分で詳しく説明します。一般に、特許および非特許の検索は、検討中の様々な管轄法の下で、対象特許の出願日より前に公開または出願された先行技術を識別するために行われる。

各管轄区域には、米国法、欧州特許法など、先行技術を利用して特許を無効にすることができるかどうかを決定する独自の法律があります。そのため、無効化調査を行う際には、これらの法律に精通している必要があります。

特許無効調査報告書

検索者が検索予算をほぼ使い果たし、対象特許(無効となる特許)に対して広範な無効特許および非特許検索を実施すると、対象特許に対して使用できる少数の引用を候補に挙げます。

最終選考に残った各引用は、主題と信頼性の観点から徹底的に検討されます。特許を無効にするには、発明は米国法やEP法など、さまざまな管轄区域によって確立された法律に該当する必要があります。対象特許が米国からのものである場合、先行技術を分析する際にはUSC 102法を考慮する必要があります。

従来技術を詳細に分析またはマッピングする前に、いくつかのパラメータをチェックしなければならない。日付基準、以前の割当または再割当、譲受人、発明者、優先国、管轄区などは、これらのパラメータの例です。  

検索の候補に挙げられた識別、最良の先行技術、および詳細なマッピングは、詳細な分析の後に整列されます。無効検索レポートには、対象特許(独立、従属、またはその両方)のクレームに関連する最良の先行技術の徹底的な分析が含まれます。無効化検索レポートは、クライアントが特定された先行技術を詳細に理解したり、それらがどのように役立つかの背後にある推論をよりよく理解するのに役立ちます。

予算、クライアントの要件、および期待に応じて、異なるタイプの検索レポート形式を使用して、先行技術をクライアントに提供することができる。

検索概要レポート

簡易検索概要レポートは、検索予算が限られている場合、またはクライアントが単に ID を示す単純なレイアウトの提供を希望する場合のオプションです。このレポート形式では、検索者は、特定された引用に、関連するテキストと、クライアントが検索者の考え方や引用を提供する動機をよりよく理解するのに役立つ簡単な検索者のコメントを提供することに焦点を当てています。

最良の引用には、関連する抜粋、書誌情報、および検索者のコメントが含まれます。関連する抜粋は、先行技術を主題特許のクレーム要素と照らし合わせるために太字で強調表示することができる。

検索サマリーレポート(単語/エクセル/PDF形式)に加えて、マップされた引用文献のPDFコピー(zipフォルダに用意)が強調表示される場合があります。

このタイプのレポートは簡潔で作成が簡単です。また、検索者が検索を実行するために使用できる時間も短くなります。

請求チャートレポート

クライアントが無効検索中に発見された先行技術の詳細な分析を要求する場合、これらの先行技術は、無効となる特許の他のすべてのクレーム要素に対して関連する抜粋をマッピングすることによって提供される。

このレポートは、2 つの列を持つテーブルで構成されます。対象特許クレームの要素は、クレームの主要な側面と無効にする必要があるすべてのクレームに従って、左側に整理されています。一方、各先行技術は、各重要な側面に関してマッピングされる。

各要素について、特定のキーアスペクトに対応する識別された先行技術からの関連する抜粋が配置される。これには、同定された先行技術の簡単な書誌的詳細、ならびに同定された先行技術の要約を提供する一般的な検索者のコメントも含まれる。

さらに、各重要な要素について、そのマッピングの背後にある検索者の考え方を説明する検索者のコメントが追加され、推論がある場合は、クライアントが検索者の視点からクレームチャートを理解できるように明確化されます。

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